Бизнес сталкивается с чужими товарными знаками постоянно: почти любая компания что-то перепродаёт, обслуживает, сравнивает или упоминает в своих материалах. При этом предпринимателю не всегда ясно, каковы условия и пределы правомерного использования таких обозначений, и в какой момент обычное упоминание бренда превращается в нарушение исключительного права. Разберёмся, где проходит эта граница.

Что считается использованием товарного знака

Использованием товарного знака признаётся не любое воспроизведение обозначения, а его применение для индивидуализации товаров, работ или услуг – когда потребитель воспринимает обозначение как указание на их производителя, продавца либо на наличие иной коммерческой связи. Обычно это происходит при размещении обозначения на товаре, этикетке или упаковке, при выполнении работ и оказании услуг, в документации, рекламе или на вывеске, на сайте или в его домене. Использованием признаются и действия с маркированным товаром – ввоз, хранение, перевозка, предложение к продаже, продажа или иное распространение – если они совершаются в целях введения товара в гражданский оборот на территории РФ. Перечень таких примеров неисчерпывающий. Важно, что итоговое значение имеет не только форма размещения обозначения, но и цель. Тождественное обозначение затрагивает исключительное право, когда оно индивидуализирует ваши товары, работы или услуги. Сходное обозначение – когда его использование создаёт вероятность смешения, то есть потребитель может принять ваш товар за товар правообладателя.

Где проходит граница нарушения

Правомерность использования стоит определять по четырём обстоятельствам.

• Функция обозначения. Индивидуализирует ли ТЗ товар или услугу либо только описывает их свойства, назначение, состав, совместимость.
• Однородность товаров. Запрет действует в отношении товаров и услуг, для которых знак зарегистрирован, и однородных им.
• Тождественность или сходство обозначений до степени смешения. Может ли потребитель решить, что маркированный товар происходит от правообладателя ТЗ либо как-то связан с ним.
• Способ подачи обозначения. Расположение, размер, шрифтовое выделение, контекст, наличие рядом собственного обозначения лица.

Совпадение первых трёх обстоятельств образует нарушение. Способ подачи определяет исход в пограничных ситуациях, т.к. одно и то же слово в описании товара и на вывеске, в сочетании с другими обозначениями или само по себе – получает разную оценку.

Когда использование допускается

Из закона и судебной практики следуют случаи, когда использование чужого товарного знака правомерно:

• Разрешение правообладателя. Лицензионный договор (подлежит государственной регистрации), договор коммерческой концессии, письмо-согласие на использование ТЗ. Подтверждением прав на использование являются только документы в письменной форме.
• Использование ТЗ через уполномоченных лиц и/или исчерпание исключительного права. Если товар получен по цепочке договоров, восходящей к правообладателю ТЗ или исключительному лицензиату, то нарушения нет. Подтверждается такая цепочка только документами, которые подтвердят оригинальное происхождение товара и его ввод в оборот с согласия правообладателя.
• Указание на назначение и совместимость. Формулировки «подходит для», «совместимо с» допустимы: необходимость назвать чужой бренд часто вытекает из обязанности информировать потребителя о товаре в силу Закона «О ЗПП». Важно, чтобы знак использовался в объёме, необходимом для идентификации, и без создания впечатления об официальном статусе продавца.
• Описательное и информационное использование. Это употребление слова в общеупотребительном значении, указание на расположение магазинов с товарами под этим знаком, упоминание производителя в технической документации и прайс-листе, в качестве иллюстраций к новостной информации и в прочих случаях, которые не относятся к продвижению товаров или услуг.
• Использование за пределами охраны. Охрана ограничена перечнем товаров и услуг по классам МКТУ, территорией и сроком действия регистрации. Если ваши товары неоднородны, знак не действует в России или его охрана прекращена, запрет не применяется. Однако, использование известного обозначения даже для других классов МКТУ может создавать смешение и привести к риску возникновения спора о недобросовестной конкуренции.

Рекомендации для бизнеса

До размещения ТЗ проверьте его по реестру Роспатента или иным сервисам поиска обозначений: правообладатель, классы МКТУ, срок действия.

• Запрашивайте и храните документы (сертификаты, договоры, письма-согласия) подтверждающие оригинальность товара, приобретаемого для перепродажи.
• Все договоренности по использованию ТЗ оформляйте в письменном виде.
• Минимизируйте указание на чужой ТЗ при продаже совместимых товаров, а при использовании – делайте информационную цель очевидной.
• Избегайте использования сходных с чужими ТЗ обозначений в домене сайта.
• При получении претензии проверяйте полномочия заявителя.

Партнер Бюро, адвокат Руководитель практики «Защита интеллектуальной собственности и персональных данных» Ситников Глеб sitnikov@y-p.ru, +7 (917) 540-59-62.